Si su marca ha alcanzado características de innegable notoriedad, tendrá protección especial en cualquier categoría socioeconómica. Con el fin de reglamentar esta importante protección, discurriremos acerca de la nueva Resolución nº 107 de 19/08/2013 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que modifica de manera significativa el procedimiento de reconocimiento de este importante estatus denominado Alto Renombre.

1. Introducción

Primero, es fundamental comprender cómo tuvo comienzo en Brasil el Instituto del Alto Renombre, que ya en el antiguo Código de la Propiedad Industrial ley nº 5.772 de 21 de diciembre de 1971, con vigencia hasta el 14 de mayo de 1997, determinó, en los términos de su artículo 67, que la marca registrada y considerada notoria en el país tuviese protección en todas las clases de actividad, manteniendo registro propio para impedir que terceros la reprodujesen o imitasen siempre que hubiese posibilidad de confusión respecto a la origen de los productos o servicios, o se denigrase la reputación de la marca. Con la nueva ley de la Propiedad Industrial nº 9.279 del 14/05/1996, el asunto se trata de manera distinta. El artículo 125 establece que a la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre se le garantizará protección especial en todas las ramas de actividad, sin mencionar la existencia de registro propio o especial para señalar dicha naturaleza especial de la marca.

Así pues, el propietario de una marca con reconocimiento y prestigio públicos resultado de la calidad y prestigio del producto o del servicio que distingue, no podría reclamar, tal y como se hacía antes, registro de protección especial debido a la falta de reglamentación del proceso administrativo para dicho reconocimiento.

Ante esta situación, quedaba tan solo la opción de presentación de demanda judicial para obtener el reconocimiento de alto renombre por parte del Poder Judicial ante la amenaza de terceros hacia su derecho.

2. Historial - Criterios adoptados para el reconocimiento del alto renombre Resoluciones nºs. 110/2004; 121/2005 y 23/2013

Tras un largo periodo de silencio acerca del tema, el INPI promulgó la Resolución nº 110 el 27/01/2004, en la que se establecía el procedimiento para reconocimiento de la marca de alto renombre previsto en el artículo 125 de la actual Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, dicha Resolución limitaba el análisis del alto renombre únicamente a la vía incidental.

De esta forma, el titular de marca con intención de obtener ese reconocimiento lo podría hacer únicamente cuando una tercera persona ingresase pedido de registro de marca susceptible de conflicto con la suya, por medio de presentación de oposición al pedido, o cuando requiriese proceso administrativo de nulidad de registro concedido en infracción a la ley.

Había una brecha significativa en esta primera reglamentación que de pronto molestaba pues, según la norma, para solicitar la declaración de alto renombre ante el INPI antes que nada era necesario que hubiese un conflicto de marca, el cual podría tardar en aparecer o no aparecer jamás.

El pirata no suele solicitar pedidos de marca junto al INPI lo que dificultaba la formalización del conflicto junto al órgano y por consiguiente el reclamo de su protección especial.

Al año siguiente, la Resolución nº 110 o INPI avanzó un poco en el tema y emitió la Resolución nº 121/2005 (actual Resolución nº 23/2013), reemplazando la anterior de 2004, a través de la cual, básicamente, reforzó que el estatus de alto renombre se reconoce siempre que se compruebe el conocimiento y el prestigio incontestables de la marca invocada de alto renombre y estableciendo que las pruebas admisibles a la comprobación sean presentadas con carácter suplementario de forma voluntaria, pues antes la referida presentación era obligatoria en el acto de la oposición o proceso administrativo de nulidad.

En el supuesto de que sucediese el conflicto, el requirente de la protección especial debería presentar al INPI, incidentalmente en el acto de la oposición o del proceso administrativo de nulidad, las pruebas admisibles a la comprobación del alto renombre de la marca, siguiendo un extenso rol de pruebas. Pero la Resolución 121/05, actual 23/2013, hizo más fácil el procedimiento en la medida en que las pruebas pudieron introducirse, en cualquier momento, en el pedido de reconocimiento del estatus de alto renombre.

El plazo de anotación de alto renombre de la marca era fijado hasta entonces en 5 (cinco) años.

3. Actuales criterios adoptados para el reconocimiento de alto renombre Resolución nº 107/2013

Los avances tardaron y ahora, después de muchos pleitos por parte de los titulares de marcas de alto renombre, a través de la Resolución nº 107 de 19/08/2013, el INPI finalmente revocó los procedimientos limitados a la vía incidental, permitiendo a los titulares de marcas de alto renombre requerir al INPI su reconocimiento por medio de petición específica y autónoma, en cualquier momento de la vigencia del registro. A partir de ahora, ya no hay necesidad de que el procedimiento de reconocimiento de alto renombre esté vinculado a ninguna incidencia procesal, o sea, Oposición o Proceso Administrativo de Nulidad.

Permanece la necesidad de comprobar, con una amplia documentación, la condición del estatus de alto renombre de la marca en todo el territorio nacional, vinculada a tres cuestiones fundamentales:

I. Reconocimiento de la marca por gran parte del público en general;

II. Calidad, reputación y prestigio que el público asocia a la marca y a los productos o servicios por ella señalados; y

III. Grado de distinción y exclusividad de la señal de la marca en cuestión.

Se recomienda que la comprobación del reconocimiento por gran parte del público se dé esencialmente por medio de estudios de mercado, sin perjuicio de otras pruebas.

En lo que se refiere a la comprobación de calidad, reputación y prestigio junto al público, se hace necesario que esta se haga por medio de un estudio de imagen de la marca, con alcance nacional, sin perjuicio de la presentación de los demás documentos aptos a demonstrar dicha imagen en el país.

4. Plazo de vigencia

En el supuesto de que sea reconocida por el INPI, la anotación de alto renombre será válida por 10 (diez) años y no más por 5 (cinco) años. Para aquellos que todavía esperan el análisis de pedidos de reconocimiento del estatus de alto renombre, habrá reglas para adaptación al nuevo modelo.

Los titulares que aún tienen interés en los pedidos de reconocimiento de alto renombre formulados por la vía incidental y que hasta el momento no fueron examinados, deberán confirmar dicho interés, dentro de 90 (noventa) días, contados a partir de la fecha de la entrada en vigor de la Resolución, informando además el número del registro de marca que se beneficiará con el estatus de alto renombre y el número del proceso de tercero impugnado que dio origen a la documentación comprobatoria.

Los pedidos de reconocimiento del estatus de alto renombre, fundamentados en la protección especial del art. 125 de la LPI, serán apreciados y decididos por una Comisión Especial compuesta de funcionarios de la Dirección de Marcas, todos con alta calificación técnico-profesional, y presidida por el director de Marcas, en la forma designada en acto propio por el Presidente del INPI.

Durante el plazo de dicha anotación, el titular de la marca de alto renombre quedará exento de la presentación de nuevas pruebas de esa condición en las eventuales demandas en procesos de otorga de derechos de marca, excepto los casos en los que el INPI juzgue necesario determinar la producción de nuevas pruebas.

El reconocimiento de alto renombre de la marca o la insubsistencia de dicha condición hará con que el INPI informe a lo(s) órgano(s) o entidad(es) competentes para el registro de nombres de dominio en Brasil, en un intento de evitar la indebida utilización de marcas como nombres de dominio.

Cabe resaltar que la nueva Resolución nº 107/2013 no se encuentra aún vigente porque depende de la publicación de la Tabla de Retribuciones del INPI que prevé el valor y el código de las tasas oficiales referentes a los servicios que implican el análisis del alto renombre.

5. Conclusión

Por último, para reconocer el alto renombre, el INPI tiene en cuenta el hecho de que la marca debe haber sido utilizada hace muchos años en Brasil; señalar productos/servicios que sean ampliamente utilizados por la población; señalar productos/servicios que sean inmediatamente y espontáneamente identificados por la marca; la comercialización del producto o servicio debe alcanzar una amplia área geográfica del mercado nacional y del mercado internacional; haber amplia divulgación de la marca en Brasil y en el exterior; haber gran inversión en publicidad; tener gran valor económico del activo patrimonial de la empresa; ser inequívoco el grado de singularidad de la marca, incluso con relación a los productos/servicios que señala; el grado de exclusividad del que goza actualmente la marca en el mercado, respecto a otras registradas en Brasil para productos/servicios en general, de procedencia diversa.

Y lo más importante, la marca reconocida con alto renombre se hace económicamente más atractiva.

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